热门:委托加工的定性

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资料来源:人民司法作者:陈颖蔡伟特别提示:注明所有本期“来源”或“转自”的作品转载新媒体，版权归原作者和原来源所有。 共享文案是作者的个人观点，只不过是网民学习的参考，而不代表本期的观点 裁判要点委托加工的产品构成对他人专利的侵害，评价委托人的行为是否属于制造行为。 根据专利法对专利实施行为的正确定义，要综合明确委托人在委托加工关系中是否具有实施专利技术的主观意志和客观行为表现。 事件一审:()福建省01民初414号二审:()福建省民终1369号【事件】原告:李某 被告:厦门尔升山贸易有限企业(以下简称尔升山企业)。 李某于去年6月6日向国家知识产权局申请了名为“maiku(1708 )”的外观设计专利，同年11月24日获得授权，取得了专利编号zl30225472.1。 年1月5日，国家知识产权局发行了该外观设计专利稳定比较有效的评价报告。 涉案的外观设计产品用于容纳文件和婴幼儿物品，其设计特点是1 .采取整个包用拉链开闭的两个分隔设计。 2 .在本体上部设置手提皮带。 3 .外壳前面上部设置了带企业品牌标识的圆形标签。 4 .外壳前面两侧分别有口袋拉链的设计。 5 .壳体的左右两侧分别设有开口的实际口袋，袋口使用橡胶带设计，左侧口袋的中间位置开着拉链。 6 .在外壳的后面设置使用了收纳隐藏设计的肩带，在肩带的上端、末端设置了金属制的紧固件。 7 .壳体的后表面下半部分开着拉链开闭的长方形口袋 李某用公证购买的方法从尔升山企业开设的网店购买了两个侵权产品的背包。 被侵害产品上印刷的商标“leke”是尔升山企业注册的，产品吊牌上显示的制造商新闻也是尔升山企业 李某向福建省福州市中级人民法院提起诉讼，尔升山企业生产、销售的背包产品侵犯了外观设计专利权，要求尔升山企业停止侵权，赔偿损失。 尔升山企业主张，第一，被抑制侵权的产品和原告专利的外观各不相同也不近似，不进入专利保护范围。 第二，尔升山企业只是贸易企业，没有生产资格，委托案件的局外人厦门威登工贸有限企业(以下简称威登企业)加工，同时要求品牌，提供涉嫌侵权产品的专利技术方案或整体设计，专利法的 且双方约定加工合同中侵权的，由加工人承担一切责任。 第三，被指控侵权的产品在涉案专利授权公告日前完成生产并开始销售，不属于专利法规定的专利侵权行为 【审判】福州中院一审，经过一、对照，被控制侵权的产品和涉案外观设计专利只在颜色、企业品牌标志、侧袋拉链位置、手机拉链的几个细节上有差异，两者的外观基本统一，真实于整体视觉效果 侵权得到抑制的产品进入涉案外观设计专利权保护范围 二、在本案中，原告主张被告尔升山企业制造、销售、销售涉案外观设计产品 首先，被告是贸易企业，根据公司的公示新闻，第一经营范围是零售、批发，没有生产主体的资质 其次，被指控产品的吊牌上显示为“厦门升山贸易有限企业”，但没有显示被告是该产品的生产(制造)商 最后，被告在审理过程中提交产品订单合同、进口发票、增值税专用发票、转账证明等证据，可以从形成时间、复印件中相互证明，而且与被侵害的产品相互对应，这种买卖行为也符合相关交易习性，被起诉的产品符合案件的 法院认定被告被指控的是产品销售者而不是制造商 在本案中，被告实施的是销售、销售许可行为 三、关于责任负担 专利法第四十条规定，实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效 据此，法院认为，他人在外观设计专利的授权公告日前实施该专利，包括外观设计专利产品的制造、销售、销售的承诺、进口，没有根据专利法禁止 专利权人无权就他人在外观设计专利权公告前实施该专利的行为要求他人停止实施 证据表明，被告产品可以认定在涉案专利授权公告日前完成生产并开始销售，被告实施的允许销售、销售的行为不构成对原告涉案外观设计专利权的侵害 原告对被告停止销售、销售行为、承诺、要求赔偿损失的诉讼请求因没有事实和法律依据而不支持 如上所述，判决驳回原告李某的诉讼请求 一审判决后，李某上诉 福建省高级人民法院经过审理，在尔升山企业和加工公司之间的合同中约定产品的外观由加工公司提供，但经审判明确，被诉产品的外观是根据尔升山企业加工公司提供的形式选定的。 尔升山企业虽然不具备生产主体的资质，但对外进行定牌委托加工，选定产品的外观，主观地表明了生产的意义。 通过客观委托的加工公司完成生产行为，尔升山企业和威登企业的内部约定不根据外部表现形式认定行为的本质属性。 因此，尔升山企业可以认定实施了生产、销售本案中被指控侵权的产品的行为 一审法院认定尔升山企业被产品销售者而不是制造商不当起诉，予以纠正 根据专利法相关规定，他人只有在外观设计专利授权后未经许可的相关实施行为构成侵权 本案投诉产品的外观与涉案专利的外观构成相似，但生产时间在涉案专利授权公告日前，不是专利法规定的侵权行为 因此，也必须允许尔升山企业继续销售涉案专利授权公告日前生产的产品。 否则，相当于将外观设计专利的效力追溯到授权公告日的合法行为，不适当扩大权利范围，损害社会公众的利益，违背客观公正 一审法院认定尔升山构成销售及许可销售行为是错误的，但尔升山企业的行为认定不构成专利侵害，据此驳回李某的诉讼请求是不妥当的 福建高院驳回了上诉，维持了原判 【评价】本案最终以被告产品在专利授权日前生产为由，认定尔升山企业不构成专利侵害，但尔升山企业委托加工的行为是否构成专利法意义上的制造，依然是案件审理中争论的焦点 关于本案中尔升山委托受害者加工侵权产品的行为是否构成制造行为有两种不同的意见 第一种意见是委托即制造，认为只要任何主体在产品上标注了该主体的公司名、商标或其他识别性标志，就应该将该主体直接认定为产品的制造者 在本案中，被指控侵权的产品上印刷的商标是尔升山企业的全部，产品吊牌上显示的制造商新闻也是尔升山企业，该产品即使尔升山企业委托他人生产，尔升山企业也必须认定为专利法意义上的制造商。 第二种意见认为，不应该只根据产品上的新闻认定专利法意义上的制造者，而应该根据事件的具体情况，确认切实具有实施专利技术的主观意志和客观行为表现的主体才是专利法意义上的制造者 笔者同意了第二种意见。 理由如下。 一、只有产品上的商标等识别性新闻作为认定专利技术实施主体的观点没有法律依据是第一意见的首要依据。 最高人民法院的“产品侵权案件的受害者能否将产品商标全部提交被告民事诉讼的批准”，是在产品上体现自己的姓名、名称、商标或资格识别的其他标志，表示是产品制造商的公司或个人是第一民法通则。 但我认为这个观点显然太机械了，没有充分的法律依据。 首先，最高法院的这项批准规定，商标这样的全体人员允许他人采用其标识的情况下，如果因产品质量不合格而发生人身损害，该标识的全体人员必须与实际的产品制造商和生产者一样承担损害赔偿责任 涉嫌侵犯他人专利的法律关系不涉及产品质量问题，因此不存在应批准适用的事实基础 其次，最高法院通过已经生效的判例，回答了该批准的适用前提。 例如，在广东雅洁五金企业和温州蓝天知识产权代理企业等设计专利权侵害纠纷再审案件、青某和飞利浦(中国)投资有限企业等发明专利权纠纷再审案件(以下简称飞利浦事件) [①]中，产品均有公司名称、商品 而且根据第一观点，关于纯粹的商标许可采用关系，如果在涉及专利侵害诉讼时遵循这样的审判标准，显然会产生一点问题 因为根据商标法的相关规定，商标权人在让别人采用商标后也有义务监督被许可人采用注册商标的商品质量，对被许可人生产的产品侵犯别人的专利，作为商标权人，能力、监督管理和监督都没有义务。 被指控侵权的产品上只是印有商标权人的商标，将被许可人单方面实施的专利侵权行为转嫁给商标被许可人承担责任显然是不公平的 二、主观上有实施专利技术意愿的主体才是专利法意义上的制造者(一)在产品上表示的识别性新闻，只有作为认定制造者的初步证据，在通常的知识产权侵害事件中，控制侵权的产品才是标牌、合格证等产品 如果作为商标等明确的制造者能显示新闻，在没有充分反对的证据的情况下，一般显示该对外新闻的公司可以认定为专利法定义的侵权产品的制造者 该产品构成侵犯知识产权的，该制造商对此承担相应的侵害法律责任 具体到本案为止，侵权产品上印刷的商标权人是尔升山企业，产品合格证上记载的也只是尔升山企业的相关情况，所以原告李某以尔升山企业为被告，要求为侵权产品的制造、销售承担侵权责任也不 作为制造商，如果作为委托加工的一方进行答辩，则需要说明不是专利技术的真正实施者 (二)需要注意法律上区分物理制造行为和专利制造行为的尔升山企业委托加工行为的定性，一审法院认为实际上进入其他误区，不直接进行产品生产不属于制造商 这种观点实际上混淆了物理意义上的生产行为和法律意义上的生产行为的区别 随着社会分工微细化的呼吁和迅速发展，委托加工、定标加工相当普遍，在该生产模式中，委托方虽然没有直接进行产品的生产，但依然主观地表示了生产的意思 在本案中，索赔的产品外观由加工者设计提供，但关于最终选择哪个产品的外观进行生产，被告根据加工者提供的多个方案进行了明确的选择 这表明，尽管被告没有直接参与物理生产，但其主导和间接参与生产过程，但直接的生产行为是加工者在委托人的指示下实施的 一审法院的见解明显是间接鼓励委托人通过加工的方法规避专利侵权风险，或忽视合理的审查义务，不当减免知识产权的防止意识，因此不优选 (3)委托加工人的行为定性必须根据其在专利实施中的作用区别认定委托人是否构成专利法意义上的制造行为，其核心要件是评价委托人是否具有实施专利技术的主观意愿。 最高法院在上述飞利浦事件中确定:“根据专利法第11条的规定，未经专利权人许可为生产经营目的许可制造、采用、销售、进口专利产品的，属于专利权侵害行为。” 这里制造专利产品是指，关于发明和实用新型，制作或形成涵盖权利要求书中记载的所有技术特征的产品 上述理解综合考虑了制造一词本身的含义和专利法第11条的立法目的 委托专利产品加工的情况下，如果委托人根据向加工者提供的技术方案要求制造专利产品，或者在专利产品的形成中体现委托人提出的技术要求，则双方可以认定实施了共同制造专利产品的行为 》1 .产品的技术方案完全由委托人提供 这种委托加工关系表现出委托人对实施专利技术的独立主观意愿，加工者只需按照委托人的指示完成产品的物理加工，此时委托人应该认定为专利法意义上的制造者。 2 .产品的技术方案由委托人在加工者提供的基础上制作选定 本案的情况是这种委托加工关系 在本案中，尔升山企业没有直接向加工者提供设计方案，但最终量产的产品外观是从尔升山企业向加工者提供的众多设计方案中选定的 方案由委托人选定，这不排除委托人在选择方案的过程中进一步提出自己的设计要求和具体标准。 这个加工模型实际上在委托人实施专利技术的过程中起着主导作用所以委托人应该认定为制造商。 关于双方在合同中约定的免责条款，只能在委托人和加工人在内部分担责任的情况下发挥合同作用，不能以没有作为委托人直接设计产品的外观为理由主张不是制造商 另外，在加工者提供技术方案的情况下，如果委托人在产品的生产过程中将这种产品应该具有的功能特征和范围不确定的基准和参数提交给产品，则不能认为委托人在专利请求技术的实施中发挥主导且决策性的作用，这种特殊状况 3 .委托人对技术方案的实施没有起到任何决定和主导作用 在这种委托加工关系中，委托人和加工者之间的名字叫委托加工，但委托人对产品的技术方案没有具体的技术要求，因此通常只要求加工者提供多少产品，双方的关系实质上接近普通的采购销售关系 在这种情况下，委托人没有对索赔的产品积极实施专利技术的意思表示，因此不得认定为专利产品的制造者 南通启重润滑设备企业(以下简称启重企业)和启东丰汇润滑设备企业(以下简称丰汇企业)在发明专利权纠纷案中，[②]丰汇企业在从其他企业购买的机械设备上粘贴自己的商标，作为制造商表示。 由于该设备侵犯了启重企业的专利权，启重企业以丰汇企业制造专利产品构成侵权为由提起诉讼 关于丰汇企业行为的定性，此案1、二审法院的判决完全相反 一审认定丰汇企业为制造商，二审判断丰汇企业为销售者 笔者同意此案二审判决的理由:被告将别人的产品附上自己的生产新闻，作为自己的产品对外销售。 该行为只是促进了侵权产品的市场流通，与该产品具备专利技术方案这一制造行为本身没有任何关系，不能认定作为该公司关联表示行为的制造商，必须根据明确的客观事实只认定销售者。 这个案件二审的审判构想本质上与认定上述第三种委托加工关系中的委托方不是制造者一致 综上所述，在委托加工中涉及专利侵害的情况下，关于委托方行为的定性，专利法规定的制造行为应该指未经专利权人许可，在同一产品上再现专利技术方案的活动和过程。 换言之，专利法意义上的制造商必须对被抑制侵权的产品已经具备专利技术方案这一客观事实具有主观意志或客观行为 因此，作者认为本案的第二点意见符合专利法意义上的制造行为定义，可以公平合理地处理实践中不同委托加工模式引起的专利侵权纠纷，应该予以肯定 当然，由于被起诉产品显示了委托人的相关情况，所以权利人以委托人为侵权主体提起诉讼，符合正常的诉讼逻辑 为了最大限度地保护专利权人的正当权益，防止委托人主观上没有实施专利技术的意愿，以不属于制造商为由进行抗辩，法院必须严格审查委托人和加工人之间属于什么样的委托加工模式 (例如刊登在《人民司法》年第17号) [①]参照()民申字第211号，()民申字第197号 [②]见江苏省高级人民法院()苏民终1399号民事判决